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Conocer cómo funcionan los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas es fundamental para las empresas, ya que las marcas son un activo de negocio crítico.
Por eso, en esta breve guía vamos a abordar las novedades que afectan a esta clase de procesos para ayudar a las empresas a defender sus derechos en materia marcas y nombres comerciales.
Competencia para conocer los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas
Tras la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, podemos destacar tres grandes novedades introducidas en lo que respecta a la competencia para conocer sobre los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas:
- El conocimiento de los procedimientos de nulidad y caducidad de los signos distintivos nacionales regulados por la Ley de Marcas corresponderá de forma directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en lugar de los órganos jurisdiccionales, según la disposición adicional primera de la Ley de Marcas. Esto no afecta a la competencia de la jurisdicción mercantil, que podrá declarar la nulidad o caducidad de una marca nacional en caso de que se presente una demanda reconvencional en el contexto de una acción por infracción de marca.
- Las secciones especializadas en Derecho Mercantil de las Audiencias Provinciales se encargarán de resolver los recursos contra las resoluciones de la OEPM que finalicen la vía administrativa en materia de propiedad industrial, conforme a la disposición adicional primera de la Ley de Marcas. Hasta la entrada en vigor de la reforma, estos recursos eran competencia de los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo.
- La obligación del uso real de la marca registrada. Los titulares deben demostrar el uso efectivo de la marca en el mercado para evitar su cancelación. Esta medida busca evitar la acumulación de registros inactivos y fomentar un uso más dinámico y responsable de las marcas.
Coordinación entre la OEPM y los Tribunales
Respecto a la coordinación entre la OEPM y los Tribunales, la Ley establece una serie de normas que permiten articular el funcionamiento de ambas vías en lo relativo a los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas:
- En caso de una resolución o sentencia previa firme:
- Los tribunales rechazarán cualquier demanda de reconvención por nulidad o caducidad si la OEPM ya se ha pronunciado previamente, mediante una resolución firme, sobre una solicitud con el mismo objeto y causa, entre las mismas partes.
- La OEPM no admitirá una solicitud de nulidad o caducidad cuando un tribunal o la propia Oficina hayan resuelto previamente, entre las mismas partes, una demanda reconvencional o una solicitud con el mismo objeto y causa, y esa sentencia o resolución hayan adquirido firmeza.
- No se podrá solicitar ante la OEPM ni demandar en la jurisdicción civil la nulidad de una marca sobre el mismo objeto, causa y partes cuando ya exista una sentencia firme sobre el fondo del asunto dictada por la jurisdicción competente en revisión del procedimiento de registro.
- En caso de existir una solicitud o demanda previa en tramitación, se aplica, salvo razones especiales, el principio de prioridad. Por tanto, la OEPM suspenderá una solicitud de nulidad o caducidad si un tribunal ya está conociendo sobre la validez de la marca, y viceversa.
Finalmente, la OEPM registrará en el Registro de Marcas la interposición de solicitudes o demandas de nulidad o caducidad, así como cualquier resolución o sentencia firme que recaigan sobre las mismas.
¿Qué implica este cambio legislativo en los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas?
- Este cambio no solo alinea el procedimiento administrativo español en materia de derechos de propiedad industrial con el marco europeo, sino que también fortalece significativamente la capacidad de los titulares de marcas y nombres comerciales para proteger sus derechos más allá de la oposición o el recurso de alzada.
- Con la nueva posibilidad de solicitar la nulidad, se permite que la Oficina Española de Patentes y Marcas reevalúe la presencia de prohibiciones absolutas o relativas comprendidas en los artículos 51 y 52 de la Ley de Marcas, que puedan obstaculizar la libre competencia de las marcas en el mercado. Además, se posibilita la denuncia y la defensa de la mala fe en la solicitud de marcas, algo que antes solo podía abordarse en la jurisdicción civil.
- El uso real de la marca. Se refuerza la obligación de los titulares de demostrar el uso efectivo de la marca registrada en el mercado. Esta medida está diseñada para evitar la acumulación de marcas que no se utilizan activamente y para promover un uso más dinámico y responsable de las marcas registradas.
En conclusión, las modificaciones de la Ley de Marcas relativas a los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas responden a varios factores. Comenzando por la necesidad de adaptar la legislación a los avances tecnológicos y a las nuevas tendencias del mercado. La globalización y la digitalización han transformado la manera en que las marcas operan y se protegen, requiriendo un marco legal actualizado y flexible.
La nueva reforma de la Ley de Marcas representa un avance significativo en la protección y gestión de los derechos de propiedad intelectual industrial. Las empresas deben adaptarse a estos cambios en los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas para aprovechar las oportunidades y cumplir con las nuevas obligaciones, mientras que los consumidores se beneficiarán de una mayor seguridad y variedad en el mercado.
Esta reforma de los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas refleja un compromiso por parte del legislador de fomentar la innovación y proteger el esfuerzo empresarial.
